ENCUENTRO DESAFORTUNADO. Conflictos entre derechos de propiedad industrial

Por: José Fernando Sandoval Gutiérrez[1]

No quisiera estar en el lugar del titular de un nombre comercial que un día se encuentra con algún empresario que, además de usar un signo muy parecido o idéntico al suyo, lo tiene registrado como marca. ¿Pero acaso puede ocurrir una situación como esta en la que entren en conflicto dos derechos de propiedad industrial?: me aventuro a pensar que no pocas veces ocurren tales situaciones en Colombia. Hoy aprovecharé esta columna para contarles mi opinión sobre cómo resolver lo que considero un encuentro desafortunado.

Por regla general, bajo nuestro sistema, los derechos de propiedad industrial se adquieren con el registro, como ocurre en el caso de las marcas. Por el contrario, existe otro derecho de propiedad industrial que no requiere registro alguno pues se adquiere con el primer uso, me refiero al caso del nombre comercial[2]. De manera que nuestro sistema de propiedad industrial es dual tratándose de las formas de adquirir el derecho, pues permite que unos se adquieran mediante el registro y otros mediante el primer uso.

Suena bien que el sistema proteja no solo a quienes han tenido la precaución de registrar sus signos distintivos sino también a quienes, sin contar con un registro, se han esforzado en posicionar un signo mediante su uso a lo largo del tiempo. Sin embargo, esa doble forma de adquirir los derechos puede resultar problemática.

Piensen por ejemplo en que ustedes registran una marca y algún día se encuentran con alguien que se identifica en el mercado con un signo similar o idéntico. Ante esta situación deciden presentar una demanda alegando la infracción de su derecho de propiedad industrial. Por su parte el demandado, en uso de un buen argumento, alega y demuestra en el proceso que el signo que se dice infractor lo ha usado desde hace varios años, incluso varios años antes de que ustedes registraran la marca. ¡Vaya encuentro desafortunado!

En relación con los conflictos que pueden surgir entre nombres comerciales y marcas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho, entre otras cosas, que “un nombre comercial y una marca registrada pueden coexistir si los titulares respectivos se encuentran operando en ámbitos geográficos distintos y no hay riesgo de confusión entre ambos signos distintivos”[3]. Este argumento serviría para descartar una posible infracción de la marca fundamentada en el literal d del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000[4] que, valga decirlo, es la modalidad de infracción habitualmente alegada en los procesos judiciales de este tipo, lo que de alguna manera solucionaría el problema planteado en esta columna. Sin embargo, explica también el Tribunal que “En caso de expansión territorial de las respectivas actividades económicas, los mencionados titulares pueden suscribir un acuerdo de coexistencia, el cual debe prever la inclusión de cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en conflicto” ¿Pero qué pasa si el nombre comercial similar o idéntico a una marca tiene alcance nacional y su titular no logra ponerse de acuerdo con el titular de la marca para suscribir un acuerdo de coexistencia? ¿Podría esto terminar en que un juez declare que el titular del nombre comercial es infractor de la marca?

Para resolverlo, pienso que no puede declararse judicialmente que quien ha hecho el primer uso del signo, es decir, el titular del nombre comercial, es infractor de la marca aun cuando sea muy similar o idéntico a ella. Esto es así porque si el propio régimen de propiedad industrial le ha otorgado un derecho a quien hace el primer uso de un signo, mal haría en decirle, tiempo después, que infringe un signo que fue registrado con posterioridad a que adquiriera derechos sobre el nombre comercial. En este mismo sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia ha señalado que “el sistema registral pretende evitar que existan en el mercado dos signos similares o idénticos y por ello no permite que se registre una marca si previamente existe un nombre comercial. Sin embargo, si las circunstancias han llevado a que en todo caso la marca se registre, por ejemplo, por falta de oposición del titular del nombre comercial, el resto de la Decisión Andina permite corregir esa situación, haciendo prevalecer el derecho que tiene quien ha hecho el primer uso”[5] (negrilla del autor). Lo que muestra que, a fin de cuentas, aun cuando los signos en conflicto sean similares o idénticos, no se declararía judicialmente en estos casos que el titular del nombre comercial es infractor de la marca, pues su derecho prevalece.

Esta solución, aunque técnicamente me parece acertada, seguramente tiene puntos discutibles y no pocos opositores especialmente porque, después de la sentencia que descarta la comisión de la infracción, subsiste el problema de la existencia en el mercado de dos signos similares o idénticos, ambos amparados por un derecho de propiedad industrial, y con las consecuencias negativas que eso puede generar en los consumidores por el posible riesgo de confusión al que podrían verse expuestos. Con todo y eso, al menos por ahora, no se me ocurre una mejor solución para resolver este tipo de casos.

No quiero irme sin: Felicitar al Instituto Colombiano de Derecho Procesal por su magnífico congreso anual y por el exitoso concurso de semilleros que tantos incentivos genera para la investigación por parte de estudiantes de pregrado.

[1] Abogado, especialista en derecho procesal, especialista en responsabilidad y daño resarcible, especialista en derecho comercial, magister en derecho. Profesor de competencia desleal, propiedad industrial y derecho procesal. Escritor de columnas y artículos académicos. Jugador aficionado de baloncesto y habitual tomador de café.

[2] De acuerdo con el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000 “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.

[3] Proceso 103-IP-2022 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

[4] La norma dice lo siguiente:

“El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…)

1. d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…)”

[5] Sentencia de julio 28 de 2016. Expediente 2015-140485.