¿Qué tal un café para comenzar esta lectura?
Por: José Fernando Sandoval Gutiérrez[1]
Imaginemos que en un proceso de infracción de derechos de propiedad industrial el demandado encuentra que la marca con la que se le demandó no debió ser concedida por estar conformada exclusivamente por la palabra con la que comúnmente es denominado en Colombia el producto que comercializa el presunto infractor. Esto significa que el acto administrativo que concedió la marca podría estar afectado de nulidad. Ante esta situación, el demandado decide plantear como excepción que la marca fue mal concedida y que por ello el uso que hace de la palabra de uso común en Colombia no puede ser considerado infractor.
En este evento, es tentador pensar que el juez debería negar las pretensiones del demandante, pues si el demandado identifica su producto con una palabra indebidamente registrada, la conclusión debería ser que ese uso no es cuestionable. Sin embargo, la realidad muestra un escenario desalentador. Veamos algunos problemas que de una situación como esta se pueden generar.
El primer problema lo enfrenta el juez, quien no puede cuestionar la concesión de la marca porque se trata de un acto administrativo amparado por presunción de legalidad que, por tanto, debe respetar. Esto implica que, aun cuando el funcionario esté convencido de que la marca de ninguna manera debió ser concedida, tiene que resolver el proceso partiendo del hecho de que ese signo se encuentra protegido.
Adicionalmente, el juez está en imposibilidad de decidir sobre la nulidad del acto administrativo que concedió la marca, ya que la competencia para conocer las infracciones la tienen los jueces civiles y la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de facultades jurisdiccionales, mientras que las decisiones sobre la nulidad de actos administrativos le corresponden al juez de lo contencioso administrativo. Partiendo de esa idea, no podría el juez pronunciarse primero sobre la nulidad del acto administrativo, e inmediatamente después decidir sobre la infracción. Esa es una posibilidad que definitivamente no existe y que francamente dudo que alguien defienda -y eso que dicen que donde hay dos abogados hay tres opiniones-.
Otro inconveniente proviene del Código General del Proceso. Una de las causales por las que el proceso de infracción se podría suspender es porque la sentencia depende necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial. Supongamos que en el ejemplo planteado el demandado paralelamente tramita un proceso con el que busca la nulidad del acto administrativo que concedió erróneamente la marca. Esto abre la posibilidad de suspender el proceso de infracción si tenemos en cuenta que, para determinar si es posible ordenar al demandado el cese del uso del signo basado en el hecho de estar infringiendo una marca, primero es necesario que se determine si es nulo o no el acto administrativo que la concedió.
No obstante, esta suspensión únicamente puede decretarse cuando el proceso se encuentre en estado de dictar sentencia de segunda o de única instancia. Si tenemos en cuenta que los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial siempre tienen doble instancia, tenemos entonces que el juez de primera no puede suspender el trámite mientras espera que se decida sobre la nulidad. Es decir, que el juez estará en la difícil situación de tener que decidir sobre la infracción de la marca, aun cuando esté convencido de que no debió ser concedida y aun cuando la validez del acto administrativo se esté debatiendo ante el juez de lo contencioso administrativo.
Ahora bien, dado que el juez de primera instancia no tiene oportunidad de esperar la decisión, es posible que tenga que declarar la infracción de la marca y ordenar al demandado cesar el uso del signo infractor. Si la decisión es apelada, el juez de segunda instancia sí podrá decretar la suspensión del proceso mientras llega la sentencia que decide sobre la nulidad de la marca. Si finalmente se declara la nulidad por el juez de lo contencioso administrativo, el juez civil, al reanudar el proceso, no puede ordenar al demandado el cese del uso del signo señalado como infractor, pues ya el demandante no cuenta con un derecho de propiedad industrial que le permita oponerse a los usos hechos por terceros.
Lo anterior, en la práctica, representa un gran problema para el demandado. Ciertamente, si en la primera instancia se accedió a las pretensiones del demandante, es decir, se declaró la infracción y se ordenó al demandado cesar el uso del signo, la apelación de esa sentencia se tramitará en el efecto devolutivo. Esto implica que, aunque el juez de segunda instancia revoque la sentencia proferida en primera y en consecuencia el demandado ya no tenga una orden de cese, en todo caso habrá pasado un tiempo entre el cumplimiento de la orden dada en primera y la revocatoria de la sentencia hecha en segunda instancia. Si en ese lapso el demandado tuvo que tomar medidas como, por ejemplo, comenzar a usar otro signo distintivo y asumir nuevos costos para implementarlo y posicionarlo -entre otros tantos costos que puede implicar cambiar el signo con el que se identifica un producto-, emerge de manera clara la afectación que los problemas planteados puede generar sobre la actividad de los empresarios. Y eso que el debate parecía propio del derecho procesal.
[1] Abogado consultor y litigante en competencia desleal y propiedad industrial. Socio en Estrella & Sandoval Abogados. Profesor de competencia desleal, propiedad industrial y derecho procesal. Escritor de columnas y artículos académicos. Jugador aficionado de baloncesto y habitual tomador de café. Correo: jsandoval@estrellaysandoval.com
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