¿Qué tal un café para comenzar esta lectura?
Por: José Fernando Sandoval Gutiérrez[1]
No es tarea del todo fácil lograr el registro de una marca. Pero tampoco diré que es una tarea demasiado complicada, pues lo cierto es que hoy en día la autoridad de registro ha adoptado diferentes estrategias que han reducido el grado de dificultad a la hora de obtener un registro marcario.
En todo caso, hay varias cosas que se deben tener en cuenta al momento de solicitarla, especialmente porque hay algunos signos que no se pueden registrar. Para efectos de esta columna, me interesa señalar que no son registrables los signos genéricos, los descriptivos, ni los de uso común[2]. Por ello, por ejemplo, nadie podría registrar la palabra café para identificar este exquisito producto, pues se estaría apropiando de una expresión genérica.
Sin embargo, si quien lee esta columna consulta las marcas que actualmente se encuentran registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, encontrará que existen varias de ellas que contienen elementos genéricos, descriptivos, o de uso común. Esto no se trata de un error de dicha entidad, pues pueden obtenerse registros que contengan esas partículas, en principio no registrables, siempre y cuando el signo solicitado se acompañe de otros elementos que hagan que el signo, en su conjunto, adquiera distintividad. Eso lo hace registrable.
Pese a ello, quien obtiene un registro de estos debe tener claro que su marca va a tener algunas limitaciones a la hora de oponerse a los usos que terceros hagan de signos similares, pues el hecho de que contenga elementos genéricos, descriptivos, o de uso común, hace que la marca sea débil y así mismo lo es su protección.
En efecto, cuando se presenta una demanda por la infracción de una marca de las que se consideran débiles, no se puede fundar la pretensión en el mero hecho de que el presunto infractor haya reproducido los elementos, contenidos en el signo registrado, que no sean susceptibles de apropiación, como ocurre con los genéricos, los descriptivos y los de uso común.
Si el reclamo que se lleva ante la jurisdicción se basa simplemente en la reproducción de esos elementos, tales pretensiones están llamadas al fracaso, pues si el juez accediera a proteger esa marca, y en consecuencia a declarar la infracción, eso significa que habría otorgado al titular un derecho de exclusividad sobre elementos que, por expresa disposición de la Decisión 486 de 2000, no son susceptibles de apropiación.
De manera que, si usted es titular de una marca de las que aquí he llamado débiles, tenga precaución a la hora de demandar por posibles infracciones, pues de manera previa a ello tiene que analizar muy bien hasta dónde llega la protección de su signo.
Pero no se piense con este planteamiento que las marcas débiles carecen de protección. Sí la tienen, aun cuando no recaiga sobre todos los elementos del signo.
En ese orden de ideas, el ejercicio que se debe hacer en estos casos es el siguiente:
En primer lugar, se debe identificar cuáles de los distintos elementos que aparecen en la marca son genéricos, descriptivos o de uso común.
Hecha esta identificación, esos elementos deben excluirse del cotejo que se haga con el signo presuntamente infractor, pues, como ya lo he dicho, no se encuentran protegidos.
Finalmente, si como resultado del cotejo se advierte que el presunto infractor únicamente reproduce los elementos genéricos, descriptivos, o los de uso común, entonces no existe infracción del derecho, ya que esta solamente podrá determinarse a partir del análisis de la reproducción de los elementos sobre los que si se ostenta exclusividad.
No quiero irme sin: invitarlos a leer el artículo “Más allá de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial” en el que trato con profundidad varios de los temas a los que me he referido en recientes columnas también publicadas por la revista Derecho, Debates & Personas. Si quieren acceder al texto, no duden en contactarme en jsandoval@estrellaysandoval.com
[1] Abogado consultor y litigante en competencia desleal y propiedad industrial. Socio en Estrella & Sandoval Abogados. Profesor de competencia desleal, propiedad industrial y derecho procesal. Escritor de columnas y artículos académicos. Jugador aficionado de baloncesto y habitual tomador de café.
[2] Estas causales de irregistrabilidad aparecen en el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.
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