¿Qué tal un café para comenzar esta lectura?
Por: José Fernando Sandoval Gutiérrez[1]
Existen en la vida un sinnúmero de cosas que hacemos sin que, muchas veces, nos preguntemos por qué se hacen de esa forma, o sin que cuestionemos si en realidad es correcto hacerlas así. Las hacemos, y ya.
Hace algunos días, con ocasión de la presentación de una ponencia, me aventuré a cuestionar la forma en que se ha analizado el riesgo de confusión y de asociación en los procesos de infracción de marcas, es decir, en aquellos en los que se debate sobre el uso no autorizado de este tipo de derechos de propiedad industrial. Digo “me aventuré”, como si esto se tratara de algo arriesgado, porque lo cierto es que el análisis al que voy a referirme se me hace bastante cuestionable y, aun así, nadie parece haberlo notado, o, a lo mejor, estoy planteando problemas inexistentes. Es una posibilidad que no descarto, pero dejaré que lo juzguen ustedes.
Una de las modalidades de infracción de marcas se presenta cuando un tercero la usa, sin autorización del titular, y con ello causa confusión[2] o asociación[3], las cuales dan lugar a la infracción incluso cuando no ocurren de manera efectiva, sino que basta que exista el riesgo de que se presenten. En dicho escenario del riesgo de confusión o de asociación centraré mis breves comentarios.
Cuando las autoridades judiciales han tenido que verificar en casos concretos que ha existido confusión o asociación bajo la modalidad de riesgo, han optado por aplicar los criterios señalados en diversas interpretaciones prejudiciales proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Veamos algunos de esos criterios:
Según esta autoridad, al momento de hacerse la comparación de los signos con el propósito de determinar los mencionados riesgos: 1. Se debe hacer con una visión de conjunto, es decir que no se deben desintegrar los signos para comparar sus partes. Según el Tribunal, el consumidor no realiza exámenes meticulosos y lo que retienen es la primera impresión que tuvieron sobre las marcas; 2. La comparación se debe hacer de manera sucesiva y no simultánea, pues el consumidor difícilmente observa los signos al mismo tiempo; 3. El análisis se debe enfocar en las semejanzas y no en las diferencias, pues no es ese el camino de comparación que utiliza el consumidor.
La principal crítica que, desde mi punto de vista, merece la manera en que se ha establecido la existencia del riesgo de confusión y de asociación, es que se haga a partir de una serie de criterios previamente señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando la forma correcta en que tales hechos deberían verificarse es bajo la que se verifica cualquier hecho dentro de un proceso judicial: con pruebas.
Además, la manera en que los consumidores examinan las marcas, el proceso mental que realizan una vez las han visto, y la experiencia respecto a la forma en que tienen el encuentro con ellas en el mercado, son circunstancias que deberían ser verificadas a través de pruebas que aporten conocimiento experto al proceso como, por ejemplo, mediante prueba pericial.
Ahora bien, hay un aspecto que parece pasar desapercibido. Resulta curioso, pero también preocupante, que hoy en día estemos utilizando estos criterios sin reparar en el hecho de que fueron tomados de un libro publicado en 1946[4], es decir, hace casi ochenta años. ¿No es acaso tiempo suficiente para que cuestionemos la validez actual de esos criterios?
Deberíamos preguntarnos si el consumidor de estos tiempos tiene los mismos rasgos del consumidor de hace tantas décadas, especialmente porque no es una cuestión menor el hecho de que hoy tenga a la mano acceso a internet y, debido a eso, gran facilidad para acceder a información sobre los productos y los servicios que pretende adquirir. Yo creo, y a lo mejor ustedes también, que los consumidores han cambiado bastante, que sus comportamientos y experiencias han cambiado sustancialmente en los últimos ochenta años, y que no han permanecido estáticos, ¡ni que fueran de piedra!
No quiero irme sin: invitarlos a leer una discusión más completa sobre este tema en la ponencia de mi autoría denominada “La prueba del riesgo de confusión y de asociación en procesos de infracción de derechos de propiedad industrial”, la cual fue publicada en el libro de memorias del XLV congreso de derecho procesal realizado este año por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal.
[1] Abogado consultor y litigante en competencia desleal y propiedad industrial. Socio en Estrella & Sandoval Abogados. Profesor de competencia desleal, propiedad industrial y derecho procesal. Escritor de columnas y artículos académicos. Jugador aficionado de baloncesto y habitual tomador de café. Correo: jsandoval@estrellaysandoval.com
[2] La confusión puede presentarse de manera directa cuando el consumidor al adquirir un producto o servicio piensa que está adquiriendo otro. Puede ser indirecta cuando piensa que el producto o el servicio tienen un origen empresarial diferente al que en verdad poseen.
[3] La asociación ocurre cuando el consumidor diferencia las marcas y el origen empresarial de los productos y los servicios, pero se le lleva a pensar que entre el productor de dicho producto y otra compañía existe algún tipo de vinculación económica.
[4] Los criterios provienen del libro “Tratado de marcas de fábrica y de comercio” publicado por el tratadista Pedro Breuer Moreno.