Marcas notorias y renombradas o famosas en la CAN

marcas notorias y renombradas o famosas en la CAN

Por: José Manuel Magaña[1]

Pasa Derecho, debates & personas es un gusto contar con la participación  del  profesor Magaña en la presente número, Abogado de la Universidad Panamericana de México, especialista en temas de Propiedad Industrial, Derechos de Autor, Competencia Desleal, Derecho de las Nuevas Tecnologías. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid con el grado máximo “Sobresaliente Cum Laude”.

1.- Concepto de Marca Notoria.

La notoriedad de una marca en el tráfico económico supone necesariamente el efectivo conocimiento de la misma en el sector destinatario del producto o servicio (público consumidor, competidores y canales de distribución).

De este modo, la característica fundamental para determinar la notoriedad de una marca está constituida por el amplio conocimiento del público del sector de mercado al que pertenecen los productos o servicios distinguidos por ella. No puede haber notoriedad si no hay conocimiento. Lo que no es conocido no puede, por definición, ser notorio.

Así, no es marca notoria sino aquella que posee conocimiento en el mercado, dentro del sector al cual dirige primordialmente su oferta, independientemente de su calidad, uso o registro.

Ahora bien, cuando una marca es considerada notoria, el Derecho le debe asignar importantes consecuencias jurídicas, las cuales generalmente se dirigen a una protección distinta y especial en relación con las marcas usuales[2].

Así, se debe resguardar y proteger a las marcas notorias, a efectos de que incluso sin ser registradas, puedan -por el grado de conocimiento entre el público al cual se dirigen-, ser protegidas[3]. Esta protección se considera como una excepción al principio de territorialidad de las marcas.

Por otro lado, la marca registrada otorga a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, para identificar productos o servicios iguales o similares a aquellos para los que la marca ha sido registrada (regla de especialidad)[4].

En este sentido, y a efectos de proteger tanto a los empresarios titulares de la marca notoria, como a los consumidores, la tutela jurídica de la marca notoria debe enfocarse en la protección de marcas no registradas en su territorio, pero consideradas notorias en el mismo –quiebre de la regla de territorialidad-, y adicionalmente, la marca notoria debe ser protegida más allá de la regla de la especialidad, no como regla general, sino  como excepción cuando llega a ser conocida por otros sectores.

Por lo tanto, se puede concluir que la protección dispensada a la marca notoria debe quebrar necesariamente la regla de la territorialidad y solo por excepción la regla de la especialidad. Así, es importante destacar que la excepción a la regla de la especialidad solo debe ser aplicada de forma general y automática a las marcas renombradas o famosas; es decir aquellas que no solo son conocidas por el sector al cual dirigen primordialmente su oferta, sino por la generalidad del público.

2.- Concepto de Marca Renombrada o Famosa.

La marca renombrada, tienen un gran impacto entre el público consumidor, merced a la gran calidad de los productos o servicios que distingue, así como a la permanencia del signo en el mercado a lo largo del tiempo.[5]

Adicionalmente, en la actualidad, hay que agregar a los elementos antes señalados, la gran difusión de la marca a través de campañas publicitarias, que se realizan con el objeto de lograr una rápida y masiva implantación del signo en el público consumidor.[6]

La mayoría de las marcas renombradas son poseedoras de un gran prestigio, sin embargo, pueden existir marcas renombradas que sin tener un gran prestigio o calidad son conocidas por la generalidad del público consumidor y en esa medida deben optar por la protección especial que se concede a este tipo de signos.[7]

Así podemos concluir que el elemento indispensable para considerar a una marca como renombrada es el conocimiento por la generalidad del público y no sólo por el público perteneciente al sector de los productos o servicios distinguidos por la misma[8]. Por esta razón la tutela de la marca renombrada debe romper como regla general con los principios de territorialidad y especialidad en los países donde cumpla con esta característica.

3.- Concepto de Marca Notoria en la CAN y ausencia de la figura de la marca renombrada o famosa.

El artículo 224 de la D486 hace referencia a la marca notoria como “notoriamente conocida”  e indica que es aquella que es reconocida como tal en cualquier país miembro dentro del sector pertinente[9], independientemente del modo en que el signo hubiese sido conocido.

Así mismo, el  artículo 229 D486 prescribe que para determinar la calidad de una marca notoriamente conocida no es necesario el uso o registro de la marca en algún Estado miembro de la CAN.

De lo anterior se colige:

a. Que basta que algún Estado miembro de la CAN declara a una marca como notoriamente conocida para que surta efectos en todos los países miembros.

b. Que la marca notoriamente conocida no debe ser conocida por la generalidad sino exclusivamente por el sector del público pertinente (al cual dirige principalmente su oferta).

c. Que no es necesario el uso o registro de la marca notoriamente conocida para determinar su notoriedad; sino que basta que se acredite el conocimiento del signo en el sector pertinente.[10]

Por otro lado, considero un error que el artículo 228 a) D486 señale que uno de los factores para acreditar la notoriedad de la marca es el grado de conocimiento entre los miembros del sector, siendo que el grado de conocimiento en el sector es el objetivo principal a demostrar a efecto de acreditar la notoriedad del signo; es decir, el grado de conocimiento en el sector no es un factor más de prueba,  sino que constituye la finalidad que se debe buscar con los demás elementos de prueba enunciado en dicho artículo.[11]

Por último, la D486 no define ni regula a la figura de la marca renombrada o famosa y solo concede una tutela especial a la marca notoria a efecto de protegerla contra el uso o registro indebido en cualquier clase de productos o servicios.[12]

4.- Protección contra el registro de una marca notoria en la CAN.

Conforme a los artículos artículo 225, 227, 235 y 136 h) D486 la marca considerada notoriamente conocida en la CAN se protege en contra del registro indebido por parte de un tercero ajeno al signo. La protección implica la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial del signo.

La protección que concede el artículo 136 h) se aplica a todos los productos o servicios siempre y cuando exista un riesgo de confusión o de asociación con el legítimo creador o comercializador del signo notorio, o exista un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio, o bien una dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial publicitario.

De lo anterior podemos obtener las siguientes conclusiones:

a. Contrariamente al concepto señalado en el artículo 224 D486 la marca notoriamente conocida en la CAN no tiene una tutela expresa y automática[13] en contra del registro por parte de un tercero en productos o servicios iguales o similares, por lo que esta protección se debe solicitar a través del artículo 6 bis del CUP.

b. Para que proceda la protección a la marca notoriamente conocida en contra del registro en cualquier producto o servicio se debe acreditar al menos una causal de las contenidas en el artículo 136 h) D486 (riesgo de confusión o de asociación con el legítimo creador o comercializador del signo notorio, existencia de un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio, dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial publicitario del signo notorio).

c. Las causales antes señaladas son difíciles de acreditar en la práctica.

5.- Protección contra el uso de una marca notoria en la CAN.

Acorde a la D486, existen dos diferentes tutelas: 1) El titular de la marca notoriamente conocida tiene un registro de la marca en algún Estado miembro de la CAN o 2) El titular de la marca notoriamente conocida no cuenta con un registro de su marca en algún país miembro de la CAN.

• El titular de la marca notoriamente conocida tiene un registro de marca en algún Estado miembro de la CAN:

Acorde al artículo 155 e) y f) el titular del registro de una marca notoriamente conocida en cualquier país miembro de la CAN puede impedir el uso (aún no comercial)  a un tercero de la marca en cualquier producto o servicio cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.

De lo anterior se colige:

a. Que la protección en contra del uso de la marca notoriamente conocida por parte de un tercero en productos o servicios iguales o similares se concederá de forma automática a través de la tutela del artículo 226 D 486).

b. Que para que exista protección en contra del uso de la marca notoriamente conocida por parte de un tercero en cualquier producto o servicio se debe acreditar un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.

c. Que los supuestos antes señalados son difíciles de acreditar en la práctica.

d. Que el artículo 155 e) y f) no hablan del supuesto referido al riesgo de confusión o de asociación con el legítimo creador o comercializador del signo notorio (contemplado en el artículo 136 h) D486).

• El titular de la marca notoriamente conocida no cuenta con un registro de marca en algún Estado miembro de la CAN:

El artículo 226 D486 concede una protección automática contra el uso de la marca notoriamente conocida por parte de un tercero ajeno en productos o servicios idénticos o similares, aún y cuando no exista el registro de la marca en un país miembro de la CAN.

El propio artículo 226 protege el uso de la marca notoriamente conocida en la CAN en cualquier producto o servicio si se acredita un riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; un daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o bien un aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

De lo anterior podemos obtener las siguientes conclusiones:

a. Que la protección en contra del uso de la marca notoriamente conocida por parte de un tercero en productos o servicios iguales o similares se concederá de forma automática.

b. Que para que exista protección en contra del uso de la marca notoriamente conocida por parte de un tercero en cualquier producto o servicio se debe acreditar un daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o bien un aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

c. Que a diferencia de lo señalado en la tutela del artículo 155 e) y f), el artículo 226 incluye dentro de sus supuestos al riesgo de confusión o de asociación con el legítimo creador o comercializador del signo notorio.

d. Que los supuestos previstos en el artículo 226 D486 son difíciles de acreditar en la práctica.

1. Propuesta de reformas a la D486. 
2. Incluir en la D486 un procedimiento de Declaratoria de marca notoria, a efecto de que los interesados puedan presentar toda clase de pruebas para acreditar el conocimiento de su marca en el sector al cual dirigen primordialmente su oferta, con el objeto de obtener una Declaratoria por parte de la CAN que les conceda certeza jurídica de la notoriedad de su marca ante cualquier Estado miembro.
3. Una vez concedida la notoriedad de la marca por parte de un Estado miembro de la CAN otorgar protección al signo en contra del uso o registro por parte de un tercero, en productos o servicios iguales o similares de forma automática (sin necesidad de que el titular de la marca notoriamente conocida deba  presentar ninguna clase de pruebas).
4. Incluir la figura de la marca renombrada o famosa –y su procedimiento de Declaratoria- a efecto de protegerla en contra del uso o registro por parte de terceros en productos o servicios no similares a los que se dirige primordialmente la marca.
5. En caso de no incluir la figura de la marca renombrada o famosa, entonces cambiar los supuestos contenidos en los artículos 136 h), 155 e) y f) y 226, D 486 (pues son difíciles de acreditar en la práctica) por “el conocimiento de la generalidad del público”. Así si el legítimo creador o comercializador de la marca notoria solo tendría que acreditar ante la oficina de marcas del cualquier Estado miembro de la CAN, que su signo es conocido por la generalidad del público para que procediera la tutela automática en cualquier clase de productos o servicios.

[1] Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, consultor y Director de la Maestría en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Panamericana. México. email: mmagana@up.edu.mx

[2] Fernández-Novoa C., (“El relieve jurídico de la notoriedad de la marca (con especial referencia al riesgo de la confusión)” en Revista de Derecho Mercantil (RDM), núm. 112, abr-jun., 1969, Madrid, p. 178), señala que la marca notoria goza de un régimen jurídico singular y privilegiado, que tiene consecuencias jurídicas propias.

[3] Así lo dispone el Convenio de París (art. 6 bis) y lo acepta la mayoría de la doctrina entre ellos Kors, J.A. (“La marca una herramienta del derecho de la competencia” en Derecho industrial y de la competencia,  número 3, B. Aires, 1999, p. 168).

[4] Acorde al principio de especialidad una marca solo tiene protección en los productos o servicios en los cuales se registra, pudiendo existir dos marcas con la misma denominación en productos o servicios diferentes.

[5] Así lo expresa Sanz de Acedo E., (“La protección de la marca renombrada en el derecho comunitario”, en RDM, núm. 236, abr-jun. de 2000, Madrid. p. 664).

[6] A este respecto, Monteagudo, M. (La protección de la marca renombrada,   Civitas, Madrid, 1995, p. 43,)  señala que el éxito de un producto en el mercado depende, cada vez en mayor medida, de la creación de una imagen atractiva asociada a la marca, que caracteriza y personaliza al correspondiente producto o servicio respecto a productos o servicios análogos de los competidores. La creación de esta imagen no es de modo alguno casual, sino que responde a estrategias de marketing y a cuantiosos desembolsos. En el mismo sentido, Lefebvre F. (Marcas y nombres de dominio, ed. Francis Lefebvre, Santiago de Compostela, 2005, p. 50), señala que la conversión de una marca ordinaria a notoria o renombrada acontece con motivo del éxito del producto o de una amplia campaña de publicidad que realice el titular de la misma.

[7] Pensemos en marcas de baja calidad pero que por su bajo costo cumplen con la función para las que las adquiere el público consumidor (ej. Cámaras desechables para fotografías en la playa, paraguas o impermeables que se compran para evitar mojarse al salir de un evento, etc.). Las marcas que identifican estos productos pueden llegar a ser conocidas perfectamente por el público en general y permanecer en el mercado por el costo-beneficio que proporcionan a sus consumidores.

[8] Así lo mantienen entre otros Bercovitz A., (Apuntes de Derecho Mercantil, Navarra, 2006, pp. 493-494), Botana M., (Lecciones….cit. p. 147), Otero Lastres J.M. (Memorias del seminario internacional: “La integración, derecho y los tribunales comunitarios”, ed. Noplu, Quito, 1997 p. 261), y González-Bueno C. (Marcas Notorias y Renombradas (en la Ley y la Jurisprudencia), La Ley, Madrid, 2005, p. 65).

[9] El art. 230 D486 define al sector pertinente como: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo; y, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique la marca.

[10] La marca pudo haber sido conocida en el sector por publicidad a través de televisión, radio, revistas, internet, actores o deportistas que usan el signo, competiciones a nivel mundial, etc.

[11] Vid. Magaña Rufino J.M., Las Marcas, Notoria y Renombrada en el Derecho Internacional y Mexicano, ed. Porrúa, México, 2010, p. 83

[12] Cfr. arts. 136 h), 155 e) y f) y 226 D486.

[13] La protección en contra del registro de una marca notoria en productos o servicios iguales o similares debería ser automática y no requerir acreditar los supuestos contenidos en el artículo 136 h) D486.