Pesadilla con el licenciatario.

Por: José Fernando Sandoval Gutiérrez[1]

No deja de preocupar, al menos a mí, una de las situaciones que los titulares de marcas pueden llegar a sufrir con sus licenciatarios, aquella bajo la cual lo que se pensó como una buena estrategia de expansión puede terminar convirtiéndose en una pesadilla difícil de resolver en instancias judiciales.

Veamos la situación dentro de un escenario hipotético. Supongan que ustedes son titulares en Colombia de una marca destinada a identificar café. Con la idea de que su negocio se expanda por más lugares del territorio nacional, deciden conceder una licencia a un tercero “M” a fin de que este pueda explotarla. Dentro de los términos pactados con “M” se estableció que debía pagar una cantidad específica de dinero mensual. Después de un par de años de trabajar juntos, sin problema alguno, “M” dejó de pagar el dinero mensual al punto en que pasaron seis meses sin hacerlo. Debido al incumplimiento de una de las obligaciones acordadas dentro del contrato de licencia ustedes comunican a “M” que la relación se daba por terminado. Pese a ello, “M” continúa utilizando la marca para vender café bajo el argumento de que la terminación del contrato únicamente puede ocurrir si un juez la declara. No obstante, ustedes y su abogado tienen una opinión diferente, pues consideran que sí pueden terminarlo y por ello deciden demandar a “M” en un proceso de infracción de marca basados en el hecho de que “M” la usa sin autorización, pues la que anteriormente tenía finalizó con la comunicación de terminación de la licencia.

Situaciones como esta han generado discusiones tanto en escenarios judiciales como académicos. Incluso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya se ha pronunciado sobre tal problemática, pero, a mi juicio, sin resolverla, pues la solución propuesta no parece ajustarse al ordenamiento jurídico colombiano.

En la interpretación prejudicial proferida dentro del proceso 15-IP-2020 el Tribunal explicó lo siguiente: “(…) para determinar si hay o no infracción marcaria, el juez tiene, por obvias razones, competencia para determinar la vigencia (o eficacia) de la relación contractual. Si el contrato de franquicia (y la correspondiente licencia de uso de la marca), por las razones que fuere, dejó de tener efectos jurídicos (v.g., la resolución del contrato por incumplimiento de obligaciones, la extinción del contrato por vencimiento del plazo, etc.), significaría que B dejó de ser licenciatario del uso de la marca, por lo que si hubiese seguido usándola, pese a la ineficacia sobreviniente del contrato, habría cometido una infracción marcaria. En cambio, si el juez determinara, al resolver la controversia entre A y B, que el contrato siguió vigente (v.g., porque no hubo incumplimiento de las obligaciones, porque fue renovado, etc.), ello implicaría que B no dejó de ser licenciatario, por lo que tenía derecho a seguir usando la marca, y por ende no habría cometido una infracción marcaria”.

Parece sencillo señalar, como lo hace el Tribunal, que el juez primero debe resolver lo referente al contrato, y sobre la base de lo que al respecto determine establezca si el uso de la marca por parte del licenciatario demandado fue infractor o no, analizando para ello si el uso del signo se hizo mientras el contrato estaba en vigor. ¿Pero es realmente esto posible en la práctica?

En mi opinión, la respuesta del Tribunal realmente no resolvió nada. Al contrario, genera inquietudes adicionales.

Recordemos que en Colombia una de las entidades encargadas de conocer los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en ejercicio de facultades jurisdiccionales. De hecho, gran parte de los procesos más importantes que sobre este tema se han resuelto en Colombia han sido conocidos por dicha entidad. Sin embargo, el ejercicio de esta facultad por parte de la SIC es excepcional y limitado únicamente a las materias precisas en las que la ley expresamente le ha otorgado tal función jurisdiccional, pues quien por regla general administra justicia es la Rama Judicial y no las autoridades administrativas.

Pues bien, considerando ese ejercicio excepcional y restringido, difícilmente el planteamiento del Tribunal puede considerarse una solución al problema, pues si la SIC es quien conoce el proceso de infracción de marca, esta entidad no puede pronunciarse sobre la vigencia o eficacia de la relación contractual como lo señaló el Tribunal. Eso que tan obvio resulta para la autoridad andina, corresponde a una función que no le fue otorgada por la ley a la SIC, ya que esta solamente puede conocer de tres asuntos en calidad de juez: 1. Infracción de derechos de propiedad industrial, 2. Violaciones a las normas sobre competencia desleal y 3. Violaciones a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor. De tal suerte que nuestro ordenamiento jurídico no permite a la SIC resolver controversias contractuales. Hacerlo desbordaría por mucho las atribuciones que le fueron otorgadas. Por tal razón, para resolver sobre la infracción de la marca, en un evento como el propuesto al comienzo de esta columna, no puede la SIC analizar la vigencia o eficacia del contrato con miras a determinar si existió o no infracción.

Esto, que es problemático de cara a lo que ha explicado el Tribunal, genera un problema adicional, puesto que si el mismo caso fuera conocido por la Rama Judicial, el demandante encontraría que el juez civil tiene competencia tanto para las cuestiones contractuales como para las infracciones de marcas, lo que podría llevar a que este tipo de casos se analicen de forma bastante diferente dependiendo de la autoridad ante la que se radique la demanda. Y no diferente por cuestiones de criterio, que sería algo perfectamente normal, sino por las limitaciones que tiene una autoridad frente a la otra, lo que no es deseable bajo el esquema de justicia que tenemos actualmente en esta materia, en el que debería existir equivalencia entre el servicio de justicia que presta la Rama Judicial y el que presta la SIC.

[1] Abogado consultor y litigante en competencia desleal y propiedad industrial. Socio en Estrella & Sandoval Abogados. Profesor de competencia desleal, propiedad industrial y derecho procesal. Escritor de columnas y artículos académicos. Jugador aficionado de baloncesto y habitual tomador de café. Correo: jsandoval@estrellaysandoval.com