Se busca la salida.

Por: José Fernando Sandoval Gutiérrez[1]

No es mi intención hacer una campaña de expectativa, esta es una columna de opinión sobre la que me alegra contarles que es la número doce que escribo en la Revista Derecho, Debates & Personas. Pero como si se tratara de una campaña de expectativa, y aprovechando mi primer año escribiendo para ustedes, hemos decidido con el editor hacer algo diferente. Yo lo llamo columna en dos tiempos, el primero en estas líneas mensuales, y el segundo en una charla que podrán ver y escuchar la próxima semana. Allí terminaré el tema de la columna.

Es común escuchar acerca de la importancia de proteger los signos distintivos registrándolos como marca. Sin embargo, los empresarios suelen encontrar en el camino que esa protección a nivel de registro no es la única que necesitan, especialmente cuando se encuentran con otros participantes del mercado que usan, sin autorización, un signo idéntico o similar a esa marca por la que tanto han trabajado para lograr posicionarla.

Imaginen por un momento que son titulares de la marca “Ágata” con la que identifican café orgánico. Un día encuentran que algún competidor lanzó un café de dudosa calidad que identifica con la expresión “Café Hágatha”. Ustedes comienzan a ver reducidas las ventas debido a la pérdida de los clientes que compran “Café Hágatha” pensando que se trata de café “Ágata”. Adicionalmente, quienes han probado el “Café Hágatha” se han encontrado con un producto de pésima calidad que los ha llevado a optar por consumir otras marcas, y además han quedado con el mal sabor, no solo del café, sino con el de la decepción, pues piensan que el café “Ágata” perdió la buena calidad que lo caracterizaba.

Cuando situaciones desafortunadas como esta se presentan, una opción con la que cuenta el titular de la marca es presentar una demanda en ejercicio de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Con ella puede lograr diversos resultados, pero existen dos que suelen ser los de mayor interés en este tipo de procesos: 1. el cese de la infracción, es decir que el infractor deje de utilizar el signo sin autorización, y 2. el pago de los perjuicios sufridos por el titular debido al uso no autorizado del derecho de propiedad industrial.

En lo que tiene que ver con los perjuicios, tema de interés en los dos tiempos de esta columna, no son pocas las discusiones que se han presentado en la doctrina y en las instancias judiciales, especialmente debido a lo complicado que puede ser lograr una indemnización en las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial. Ello puede explicarse por diferentes razones, pero quiero centrarme únicamente en dos:

Una tiene que ver con la dificultad de probar los perjuicios que se derivan de las infracciones, especialmente por las circunstancias en que se cometen, lo que hace que no resulte sencillo, por ejemplo, demostrar al juez que la disminución de las ventas del titular necesariamente está relacionada con las ventas realizadas por el infractor, o que la pérdida de valor de la marca encuentra explicación en el uso no autorizado que se hizo de ella para marcar productos de pésima calidad.

Otra dificultad proviene del confuso contenido del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000[2] que se refiere a este tema. Tal norma, que dice hablar de criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios derivados de la infracción, al ser analizada con detalle, genera dudas sobre si se refiere a los perjuicios indemnizables, por cuanto hace referencia al daño emergente y al lucro cesante, o a la forma de cuantificarlos, pues así lo sugiere al hacer mención del monto de los beneficios obtenidos por el infractor y al precio que habría pagado por una licencia.

Afortunadamente, estas dificultades han sido estudiadas por las autoridades judiciales, las que desde hace tiempo parecen estar en búsqueda de la salida jurídicamente aceptable que permita a los titulares lograr la indemnización de los perjuicios que sufren por cuenta de las infracciones.

Apreciadas y apreciados lectoras y lectores, hoy seré esa persona que arma un problema y se va sin solucionarlo. Pero es sólo por hoy. En el segundo tiempo de esta columna les contaré un poco sobre dos decisiones judiciales que han buscado, desde lo jurídicamente viable, la salida a estas problemáticas desde dos perspectivas distintas. Ambas, en mi opinión, interesantes.

No quiero irme sin: Agradecer a quienes leen estas columnas y a quienes constantemente me escriben para comentar sobre ellas. Ese interés es fundamental para seguir transformando pensamientos en líneas que buscan ser entretenidas sin dejar de lado que se trata de textos jurídicos.

[1] Abogado, Especialista en derecho procesal, Especialista en responsabilidad y daño resarcible, Especialista en derecho comercial y Magister en derecho. Profesor competencia desleal, propiedad industrial y derecho procesal. Escritor de columnas, artículos académicos y habitual tomador de café.

[2] Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta entre otros, los criterios siguientes:

1. a) El daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
2. b) El monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,
3. c) El precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.